Om noen skulle være i tvil om behovet for særdomstoler på visse rettsområder, som ordningen med tvungent verneting i varemerketvister, anbefaler jeg å lese Bergen tingretts dom i den medieomtalte Gondol-saken fra 18. november 2020.
Ikke fordi den er god, men snarere til skrekk og advarsel, nærmest som en studie i feil rettsanvendelse og åpenbare misforståelser av forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten. Dommen bygger dessuten på en åpenbart uriktig rettsanvendelse hva gjelder det markedsføringsrettslige etterligningsvernet som kan forankres i markedsføringsloven § 30 og generalklausulen om god forretningsskikk i § 25.
Tingretten konkluderer med at Voss Gondol/Voss Resort (heretter Voss) «forbys å produsere, markedsføre og selge alle varer og tjenester påført» fire forskjellige logoer – som er rettens benevnelse – men hvorav tre er Voss sine gyldig registrerte varemerker.
Konklusjonen bygger på at én logo, dvs. et uregistrert varemerke, og tre registrerte varemerker strider mot markedsføringslovens forbud mot etterlikning (§ 30), og forbudet mot å opptre i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom (generalklausulen, § 25).
Dommen synes altså langt på vei å underkjenne tre gyldig registrerte varemerker, med grunnlag i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet. Dette er oppsiktsvekkende, og har rettshistoriske dimensjoner. Forhåpentligvis vil dommen bli værende i rettshistorien, i den forstand at den blir satt til side av en høyere rettsinstans.
Hva dommen egentlig innebærer av plikter for Voss er ikke umiddelbart klart, all den stund varemerkene ikke er kjent ugyldige. Et grunnleggende prinsipp i varemerkeretten er at et varemerke anses som gyldig så lenge det er registrert, og ikke satt til side som ugyldig. Voss er altså fortsatt innehaver av gyldig registrerte varemerker, som er identiske med de kjennetegn som Bergen tingrett benevner «logoer», og har nedlagt et evigvarende totalforbud mot å bruke.
Hvis Loen Skylift skulle være av den oppfatning at registreringene av Voss sine varemerker er ugyldige, måtte man i tilfelle ha angrepet registreringene. Flere spor står til rådighet i slike saker. For det første kan det innen tre måneder etter at registreringen av varemerkene er kunngjort, fremsettes innsigelse mot registeringen, jf. varemerkeloven § 26.
For det andre kan det, dersom innsigelsesfristen er utløpt, begjæres administrativ overprøving med krav om at registreringen settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 40, jf. § 35. Patentstyrets vedtak i disse sporene, enten det er avgjørelse av en innsigelse, eller et krav om ugyldighet ved administrativ overprøving, kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som årlig behandler 100-150 varemerketvister. Mot KFIRs vedtak kan det reises søksmål, se f.eks. Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-2239-A. Oslo tingrett er tvungent verneting i søksmål om prøving av avgjørelser truffet av KFIR, jf. varemerkeloven § 62 første ledd bokstav a.
For det tredje kan det også reises et ordinært søksmål for få satt registreringen til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Også for slike søksmål er Oslo tingrett tvungent verneting, jf. varemerkeloven § 62 første ledd bokstav b, og det samme gjelder sivile søksmål om inngrep i registrerte varemerker, jf. bokstav c.
Saksøkeren Loen Skylift har ikke benyttet seg av noen av disse prosessalternativene. I stedet er varemerketvisten forkledd som en sak om markedsføringsrettslig etterlikningsbeskyttelse, og reist for en alminnelig domstol uten den særlige kompetanse i immaterialrett som ordningen med tvungent verneting i slike saker skal ivareta.
I lys av dette administrative og prosessuelle bakteppet er dommen reelt sett en oppsiktsvekkende overprøving og tilsidesettelse av Patentstyrets faglige skjønn som er utøvd i forbindelse med registreringen. Tingretten forholder seg skremmende lettvint til Patentstyrets vurdering av at det ved registreringen ikke fantes registreringshindringer i form av varemerker som kunne forveksles med Voss sine varemerker: «Retten anser ikke dette avgjørende, og peker på at retten må foreta en selvstendig vurdering av markedsføringslovens regel.»
Selv om det i prinsippet kan tenkes en slik selvstendig prøving, bør utgangspunktet være det motsatte. Det skal normalt utvises stor tilbakeholdenhet med å supplere immaterialretten med markedsføringsrettslig etterlikningsbeskyttelse, se f.eks. Høyesteretts bemerkninger i Legodommen, Rt-1994-1584. I min doktoravhandling fra 2001 om God forretningsskikk skrev jeg følgende: «Lex specialis-prinsippet tilseier at spørsmålet om det ligg føre rettsstridig etterlikning, i første rekke må vurderast med utgangspunkt i særreglane.[...] Spørsmålet om supplerande bruk av generalklausulen oppstår altså først når det er konstatert at originalprestasjonen ikkje er verna av særlege immaterialrettsreglar.» Dette synspunktet er fortsatt gyldig.
Det såkalte markedsføringsrettslige etterligningsvernet, som tingretten har bygget sin dom på, skal normalt bare kunne komme inn i bildet når det er konstatert at immaterialrettslig vern enten ikke foreligger, eller ikke er tilstrekkelig. Det er ikke tilfelle i denne saken, ettersom Loen Skylifts varemerker er beskyttet gjennom registrering i varemerkeregisteret.
Respekten for registrerte varemerker er også kommet til uttrykk gjennom ordningen med tvungent verneting, som innebærer at de alminnelige domstolene som hovedregel ikke kan foreta en prejudisiell prøving av gyldigheten av registrerte varemerker. Bergen tingretts dom synes i realiteten å være et brudd på denne arbeidsfordelingen.
I tillegg til den manglende forståelsen om forholdet mellom registreringsordningen i immaterialretten og det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet, er dommen faglig feil også på en rekke andre punkter.
For det første er anvendelsen av etterlikningsbestemmelsen i § 30 feil, fordi vilkåret «etterlikning» er feil tolket, og i betydelig grad sammenblandet med kriteriet «fare for forveksling». Dette viser seg bl.a. ved at retten i drøftelsen av om det foreligger en «etterligning», viser til kommentarutgaven til markedsføringsloven s. 366 flg., som imidlertid gjelder spørsmålet om forvekslingsfare. Som en av de to forfatterne til kommentarutgaven finner jeg det nedslående å bli sitert i dommen på måter som kan tas til inntekt for en lovtolkning som er klart uriktig.
For det andre er heller ikke kriteriet «fare for forveksling» riktig tolket, og hvor dessuten bevisbedømmelsen knyttet til likheten mellom merkene fremstår som helt uforståelig. Terskelen for å konstatere forvekslingsfare i varemerkeretten, som må ha betydning også i markedsføringsretten, ligger klart høyere enn det dommen har lagt til grunn.
For det tredje bygger dommen på en altfor streng tolkning av hva som kan anses som en «utnyttelse», og spørsmålet om denne i så tilfelle er «urimelig».
For det fjerde hviler dommen på en feil forståelse av innholdet i god forretningsskikk-standarden i markedsføringsloven § 25, og hva som kreves for å konstatere rettsstridig illojalitet i næringslivet, herunder hva som skal til for at god forretningsskikk-standarden kan anvendes i tillegg til etterlikningsforbudet i § 30.
At domskonklusjonen innebærer et evig forbud, synliggjør en ytterligere mangel ved dommen, dersom man tross innvendingene over likevel skulle mene at Voss Gondol sine merker utgjør ulovlige etterlikninger. En forholdsmessighetsvurdering kunne i så tilfelle ha vært på sin plass, i tråd med de tanker Høyesterett ga uttrykk for i Mozell-dommen, Rt-1995-1908.
Av plasshensyn skal jeg ikke gå inn på rettens tilkjennelse av vederlag på 1,6 millioner, utover at jeg finner også denne delen av dommen oppsiktsvekkende, både på grunn av skyldvurderingen og at det er funnet grunnlag for å tilkjenne vederlag, måten vederlaget er beregnet på, og vederlagets størrelse, som er rekordhøyt i norsk målestokk.
