Som omtalt av Rett24 3. juni, har Høyesterett avgjort en sak om innførsel av uoriginale mobilskjermer som var påført Apple-logoer til Norge. Logoene hadde før innførselen blitt skjult med tusj. Apple krevde destruksjon av disse skjermene. Da importøren av skjermene motsatte seg dette, tok Apple ut søksmål med påstand om varemerkekrenkelse. Høyesterett ga Apple medhold.

Vilkårene for krenkelse

For at det skal foreligge en varemerkekrenkelse etter varemerkeloven § 4 (1) bokstav a må det være tale om «bruk» i næringsvirksomhet av et tegn som er «identisk» med varemerkeinnehaverens merke for slike varer eller tjenester som varemerket er registrert for. Bestemmelsen er ment å tilsvare artikkel 5 nr. 1 bokstav a i EU-direktiv 2008/95, jf. Ot.prp.nr 98 side (2008-2009) side 42. Dette medfører at bestemmelsen må tolkes i samsvar med praksis fra EU-domstolen, jf. HR-2016-2239-A (Route 66). 

I den aktuelle saken for Høyesterett var det uomtvistet at Apple-logoen, som var tusjet over, var «identisk» med Apples varemerkeregistrering for klasse 9.

Det gjenstående spørsmålet var dermed om den aktuelle innførselen representerte «bruk» i varemerkerettslig forstand. En ikke-uttømmende liste over handlinger som betraktes som «bruk» er gitt i § 4 (3). I bokstav c i denne bestemmelsen oppgis det «å innføre (..) varer med merket på» som et eksempel på varemerkebruk.

En bokstavelig ordlydstolkning kan tilsi at det forelå «bruk»" av varemerke i den aktuelle saken ettersom Apples varemerke strengt tatt fremdeles befant seg på skjermene uavhengig av om den var skjult. Denne ordlydstolkningen underbygges av at fortalen til både varemerkedirektivet av 2008 og 2015 (Direktiv 2008/95 og 2015/2436) konstaterer at beskyttelsen skal være absolutt.

Til tross for dette er det både i norsk høyesterettspraksis (HR-2018-110-A (Ensilox)) samt i praksis fra EU-domstolen (for eksempel C-206/01 (Arsenal)) konkludert med at ordlyden i § 4 (1) bokstav a må tolkes innskrenkende. Avgjørelsene oppstiller som en nødvendig forutsetning for krenkelse at handlingene også er egnet til å skade varemerkets funksjoner.

Varemerkets opprinnelige funksjon er først og fremst å angi den kommersielle opprinnelsen til varen, jf. C-206/01 (Arsenal), men det finnes også andre funksjoner, herunder å sikre hensynet til kvalitet, kommunikasjon, investering og reklame, jf. C-487/07 (L'Oréal v Bellure). Vurderingen av hvilken adferd som er egnet til å skade en eller flere av disse funksjonene kan være utfordrende. EU-kommisjonen har selv påpekt at "recognition of additional trade mark functions under Article 5(1)(a) of the Directive has created legal uncertainty".

Egnet til å skade?

Høyesterett konkluderte med at varemerkets funksjoner kunne skades, til tross for at varemerket var skjult. Høyesterett påpekte blant annet at noen kunne fjerne tusjen som skjulte varemerket. Dersom tildekningen ble fjernet, ville skjermene fremstått som Apples originale. Høyesterett påpekte at de involverte også kunne være motivert til å gjøre dette ettersom Apples varemerke vil kunne øke verdien av skjermene.  

Men hva om tildekningen ikke kunne fjernes?

Høyesterett påpekte at varemerkets funksjoner kunne skades uavhengig av om tildekningen ble fjernet og uttalte at «[d]et er også ein fare for at varemerkets funksjonar blir skadde sjølv om tildekkinga ikkje blir tatt bort». Dette ble begrunnet med at skjermene visuelt var identiske med Apples originale skjermer, og at tildekningen var plassert samme sted som der Apples varemerke vanligvis er plassert. For reparatører og profesjonelle omsetningsledd, som Høyesterett la til grunn at var den relevante omsetningskretsen, ville det dermed kunne oppstå usikkerhet som i seg selv var egnet til å skade varemerkets funksjoner. Høyesterett anvendte ikke § 4 (1) bokstav b om forvekslingsfare direkte, men påpekte at denne usikkerheten kunne spille inn i vurderingen av om funksjonene til et varemerke var skadet og dermed om det forelå et inngrep i henhold til § 4 (1) bokstav a. På dette grunnlaget konkluderte Høyesterett med at det forelå et varemerkeinngrep ved innførselen av skjermene selv om tildekkingen av Apple-logoen ikke ble fjernet.

Hva om skjermene var originale?

Ved første øyekast kan det fremstå som at saken ville fått et annet utfall dersom skjermene var originale. Dette må imidlertid nyanseres. Dersom man kjøper et Apple-produkt med Apples varemerke i utlandet, og velger å innføre dette produktet i næringsvirksomhet, representerer dette i utgangspunktet «bruk» i henhold til varemerkeloven § 4 (3). Dette faller innenfor § 4 (1) bokstav a og vil krenke varemerkets funksjoner. Til tross for at produktet som har blitt ervervet i utlandet er originalt, foreligger det derfor i utgangspunktet en varemerkekrenkelse uavhengig av om varen som innføres er lovlig kjøpt i utlandet.

Det følger imidlertid av varemerkelovens § 6, som omhandler såkalt konsumpsjon, at varemerkeretten ikke er til hinder for bruk av varemerket for varer som av innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning i EØS.

Utelukker ikke reservedeler

Denne saken har fått mye medieomtale. Fra enkelte har det blitt antydet at dersom Apple fikk medhold i saken, ville det innskrenke både muligheten til å få reparert forbrukerprodukter og til å bruke reservedeler generelt ved slike reparasjoner. Dette er lite presist.

Høyesterett påpekte at avgjørelsen ikke er til hinder for innførsel av varer som kan benyttes som reservedeler eller lignende, såfremt produktene ikke er påført et ulovlig varemerke. Som nevnt er avgjørelsen heller ikke til hinder for innførsel av reservedeler, dersom varemerkeretten for disse er konsumert i henhold til varemerkeloven § 6.

Utvidende tolkning av varemerkebruk?

Som nevnt er det en nødvendig forutsetning for krenkelse av § 4 (1) bokstav a at en av funksjonene til varemerket står i fare for å bli skadet. I HR-2018-110-a (Ensilox) avsnitt 36 ble dette uttrykt som at: «Når kjennetegnene, som i saken her, er like og knytter seg til samme vare – såkalt dobbel identitet – er vernet etter bokstav a i utgangspunktet absolutt. Men, som jeg straks kommer til, må det på bakgrunn av EU-domstolens praksis her innfortolkes en begrensning i anvendelsesområdet».

Til tross for dette har man faktisk i noen situasjoner sett at vurderingen av om funksjonene til et varemerke er skadet har ledet til en videre tolkning av begrepet «bruk» enn hva som ellers ville vært tilfellet. Vi mener at det etter en ordlydsfortolkning kan være utfordrende å si at man «bruker» et varemerke når man permanent fjerner varemerket fra varen. I motsetning til når et varemerke er skjult vil varemerket i et slikt tilfelle overhodet ikke befinne seg på varen. I C-129/17 (Mitsubishi), der varemerket var helt fjernet fra varen før import, vurderte EU domstolen imidlertid nesten utelukkende hvordan adferden påvirket funksjonene til varemerket. Dette illustrerer EU-domstolens fleksible tilnærming til bruksbegrepet, hvilket innebærer at domstolen kan legge vekt på bredere rimelighetsbetraktninger. Domstolen trakk blant annet frem at adferden påvirket funksjonene til varemerket ved at handlingen var «contrary to the objective of ensuring undistorted competition». Konklusjonen kan dermed sies å innebære en utvidende tolkning, og utvidende varemerkebeskyttelse, sammenliknet med det ordlyden legger opp til.

Rettsanvendelsen i fremtidige saker om krenkelse av § 4 (1) bokstav a vil kunne bli preget av større fleksibilitet enn hva ordlyden skulle tilsi, og det vil dermed kunne være større muligheter for bredere rimelighetsbetraktninger. Tilsynelatende beveger rettspraksis fra EU-domstolen seg gradvis i retning av et generelt beskyttelsesvern som likner de hensyn som begrunner vernet i markedsføringslovens generalklausul og etterlikningsvern. Det kan derfor ikke utelukkes at det i fremtiden vil argumenteres for et videre anvendelsesområde av § 4 (1) bokstav a, og ikke kun innskrenkende som det hittil har blitt gjort i norsk høyesterettspraksis.