Aktørene i striden Oslo tingrett nå har avgjort, er store i markedet for vedlikeholdsfrie PVC-gjerder. Nykommeren Kystgjerdet ville utfordre markedslederne Vindex og Norgesgjerde, og kjøpte derfor annonseplassering på Google for alle som søkte på konkurrentenes navn.

Konsekvensen ble at den som søkte på for eksempel «Norgesgjerde», fikk opp annonser med ordene «FLYTTESALG – 20%», «RYDDESALG», «LAGERSALG» og lignende, med lenker til Kystgjerdet.

Nykommeren tok for øvrig også i bruk slagordet «Mal mindre – lev mer», noe Norgesgjerde mener minner om deres eget, langvarig etablerte slagord «Lev mer – mal mindre».

Vrien erstatningsutmåling

Vindex og Norgesgjerde har krevd erstatning for brudd på varemerkeloven, og får medhold i tingretten. Retten gir dem medhold, blant annet fordi Google-annonsene var utformet slik at «en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom» internettbruker vil oppfatte det som om det foreligger en kommersiell forbindelse mellom selskapene:

«Det kan etter rettens oppfatning ikke anses som tilstrekkelig, som anført av Kystgjerdet, at annonsene var merket med «Annonse», til at internettbrukeren oppfattet at annonsen var fra en annen aktør, enn Norgegjerde eller Vindex. Merkingen med teksten «Annonse» fremsto som lite synlig sammenlignet med annonseoverskriften hvor ordene «Norgesgjerde» og «Vindex», eller «Vindex gjerde» fremkom, sammen med teksten «FLYTTESALG 20 %», og lignende i store bokstaver. Selv om internettbrukeren oppfattet at det er en annonse, vil vedkommende, på grunn av annonsens utforming, med stor sannsynlighet anta at det er en kommersiell forbindelse.»

Å fastsette det økonomiske tapet i en sak som dette, er en avansert øvelse. De to skadelidte selskapene anførte et samlet tap på opp mot ti millioner kroner. Tingretten velger en skjønnsmessig helhetsvurdering for en av de skadelidte, og en dobbel lisensavgift etter varemerkeloven § 58 (2) for den andre.

Samlet, inkludert sakskostnader, dømmes Kystgjerdet til å betale rundt fem millioner kroner til saksøkerne. Selskapets samlede omsetning var, til sammenligning, snaut 13 millioner kroner i fjor.

– Feil å bruke totalomsetning

Kystgjerdets prosessfullmektig, Nicholas Foss Barbantonis, sier selskapet er meget skuffet over dommen.

– Anke er høyaktuelt. Det er flere aspekter i avgjørelsen man oppfatter som problematisk. En ting er at rettens anvendelse av EU-domstolspraksis vedrørende internettannonsering fremstår som unyansert, men det er spesielt tingrettens vederlags- og erstatningsutmåling som er vanskelig å akseptere, sier Barbantonis.

Han mener det idømte erstatningsbeløpet er altfor høyt.

– Tingretten beregnet vederlag og erstatning med basis i den totale omsetningen. Dette gjør retten fordi at saksøkerne ikke var i stand til å dokumentere tapet i tilstrekkelig grad. Det er riktig at det er noe lavere krav til bevis for oppstått tap i denne typen saker, men tingretten setter listen for lavt, sier Barbantonis.

Han mener det blir feil å basere seg på totalomsetningen, blant annet fordi selskapene også selger andre byggevarer enn gjerder. Kystgjerdet hadde dessuten andre annonser i tillegg i samme tidsrom, uten konkurrentenes varemerker.

Motsatt av Bank Norwegian

Saksøkernes prosessfullmektig, Harald Bjelke, forteller at dette er den første norske varemerkedommen som omhandler kjøp av andres varemerkenavn som søkeord. I fjor avgjorde Asker og Bærum tingrett en sak mot Bank Norwegian med samme tema, men da etter markedsføringsloven. Resultatet den gang ble motsatt.

– Avgjørelsen viser at det ikke nødvendigvis er fritt frem å kjøpe konkurrentenes navn som søkeord, slik mange aktører synes å ha tenkt etter Bank Norwegian-avgjørelsen i fjor. Retten har korrekt vist til EU-domstolens praksis der det er lagt til grunn at når annonsen kommer frem øyeblikkelig etter at brukeren har søkt på konkurrentens varemerke, kan forveksling ikke utelukkes. Det avgjørende i relasjon til varemerkeloven vil være hvordan annonsene var utformet og fremsto, og om det i så fall forelå forvekslingsfare, sier Bjelke.

Han peker på at faktum og rettsgrunnlaget ikke er likt med Bank Norwegian-saken, men at drøftelsene likevel har visse likhetstrekk.

– Det blir spennende å se om denne saken kan få innvirkning på resultatet i ankebehandlingen av Bank Norwegian-saken i mars.

Dommen kan du laste ned her